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Utilización de una marca notoria como “palabra clave” en los anuncios patrocinados en un buscador de internet

Los hechos objeto de este proceso son los siguientes:

• • Por un lado, una empresa líder en el diseño, fabricación, instalación, mantenimiento y modernización de soluciones de movilidad, tales como ascensores, escaleras mecánicas, rampas y pasillos, cuya notoriedad no se cuestiona.
• • Por otro lado, otra empresa dedicada a la venta de ascensores, elevadores y al servicio de mantenimiento multimarca ha contratado en el servicio remunerado de referenciación denominado «AdWords de Google» un paquete de palabras clave o keyword (más de un centenar), entre las que se incluye la palabra que es, al tiempo, marca registrada de la actora y su denominación social.
• • En el texto del anuncio de la demandada no figura la palabra, ni tampoco en la web de la demandada.

En la demanda se instó a declarar infracción de marca, la utilización de la marca como palabra clave de búsqueda en el servicio de anuncios patrocinados en un buscador de Internet, por constituir un acto de publicidad ilícita y por ello, de competencia desleal.
Apelada la sentencia desestimatoria de la pretensión, la AP confirmó el pronunciamiento en el mismo sentido respecto de la acción marcaria, pero revocó el pronunciamiento desestimatorio de la acción de competencia desleal, argumentando existencia de aprovechamiento indebido de la reputación ajena (LCD art.12), existiendo “apropiación” en cierto modo, de la palabra identificadora de la prestación del competidor y utilización de la misma para intentar “arrastrar” a los interesados en ella hasta su página web.
El TS, en resolución del recurso de casación presentado, entra a decidir sobre la coexistencia entre la normativa de marcas y la normativa sobre competencia desleal que se ha venido en llamar jurisprudencialmente, complementariedad relativa (TS 2-9-15, EDJ 182106).
En el presente caso, la AP consideró la conducta, prohibida por la normativa sobre competencia desleal, por suponer un aprovechamiento indebido de la reputación del signo identificativo de una marca notoria, habiendo concluido previamente que no se había atentado contra la función de garantizar a los consumidores la procedencia del producto, y no se atentaba contra la función publicitaria de esta, por lo que no se había incurrido en infracción marcaria.
El TS considera que la calificación como desleal, en este caso, vulnera la doctrina de la complementariedad relativa, puesto que se califica de desleal una conducta que supera el control basado en la Ley de Marcas, con base a los mismos hechos y por efectos anticoncurrenciales coincidentes con los tomados en consideración para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.
Para llegar a esta conclusión tiene especial relevancia la doctrina establecida por el TJUE 22-9-11 asunto C-323/09, en virtud de la cual:
1. La elección como palabras clave en internet de los signos correspondientes a marcas de renombre ajenas, cuando no haya justa causa ha de analizarse como un uso para el cual el anunciante se sitúa en la estela de una marca de renombre con el fin de beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y de explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna y sin hacer ningún tipo de esfuerzo, en el sentido de la Dir 89/104 art.5.2 (LM art.34.2.c).
2. En cambio, cuando la publicidad que aparezca en internet a partir de una palabra clave correspondiente a una marca de renombre, proponga una alternativa frente a los productos o a los servicios del titular de la marca sin ofrecer una simple imitación de los productos o de los servicios, sin causar una dilución y sin menoscabar las funciones de la mencionada marca, procede concluir que este uso constituye, en principio, una competencia sana y leal, y, por lo tanto, se realiza con justa causa.
Esto último es lo ocurre en el presente caso, en el que la palabra distintiva de la marca utilizada como palabra clave o «keyword», propone una alternativa a los servicios del titular de la marca notoria, sin ofrecer una imitación, sin causar una dilución de la marca y sin menoscabar sus demás funciones, por lo que supone una competencia sana y leal en el sector de los servicios de mantenimiento de ascensores que, por tanto, constituye la «justa causa» que excluye la antijuridicidad de la conducta.

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