Modificación de la L 17/2001 de marcas

Mediante este RDL se transpone al ordenamiento español la Dir (UE) 2015/2436 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Modifica, al efecto, la L 17/2001 de Marcas, que en su momento transpuso la Dir 89/104/CEE (hoy en su versión refundida, Dir 2008/95/CE), la cual supuso un avance significativo para el correcto funcionamiento del mercado interior, pues se eliminaron trabas a la libre circulación de mercancías y servicios, al armonizarse disposiciones sustantivas esenciales del Derecho de marcas en todos los Estados miembros.
Junto a esta armonización legislativa, se instituyó, a nivel europeo y conviviendo con los sistemas nacionales, un sistema de protección unitaria de marcas en toda la Unión (tras las diversas codificaciones, hoy es el Rgto (UE) 2017/1001), que convive con los sistemas nacionales de registro de marcas. Actualmente, por tanto, el sistema de protección o registro de marcas en la Unión Europea es de carácter dual, en la medida que las marcas se pueden registrar en toda la Unión o en el Estado o Estados miembros que se desee.
Con la Dir (UE) 2015/2436 que ahora se transpone se pretende reducir las zonas de divergencia en el conjunto del sistema de marcas en Europa, produciéndose una armonización legislativa no solo en los sistemas nacionales de marcas, sino también entre estos y el sistema de marcas de la Unión.
En cuanto a las novedades más significativas que introduce este RDL 23/2018 están las siguientes:
1ª. Concepto de marca (signo que distingue los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas): no sufre modificaciones, pero se introduce una modificación en cuanto a la manera de delimitarla a efectos registrales, permitiendo emplear en la representación del signo la tecnología disponible en cada momento y que sea adecuada.
La anterior normativa exigía que el signo distintivo solicitado fuera susceptible de representación gráfica. En el presente real decreto-ley, atendidos los avances tecnológicos, solo se exige que el signo sea susceptible de representación en el Registro de Marcas, sin más, sin especificar el medio empleado, pero requiriéndose que esta representación permita determinar el objeto de la protección que se otorgue al titular. La representación debe ser, por tanto, clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.
2ª. Prohibiciones de registro: no han sufrido modificaciones sustanciales. Sin embargo, se sistematizan adecuadamente las prohibiciones absolutas en materia de denominaciones de origen, términos tradicionales de vinos, especialidades tradicionales garantizadas y las denominaciones de obtenciones vegetales, remitiéndose directamente a los instrumentos legales del Derecho de la Unión o del derecho nacional para evitar errores de interpretación.
3ª. Marcas o nombres comerciales notorios registrados: su protección varía sensiblemente con respecto de lo establecido en la normativa anterior. Desaparece la distinción entre marca o nombre comercial notorio y renombrado, previéndose una sola categoría, la del renombre en España, tratándose de una marca española, o del renombre en la Unión Europea, si se tratase de una marca de la Unión. Para que una marca tenga renombre, ha de ser conocida «por una parte significativa del público interesado en los productos o servicios».
4ª. En el procedimiento de oposición, se regula la facultad del solicitante de registro contra el que se dirige la oposición de exigir al oponente que acredite el uso de los registros anteriores en base a los cuales se fundamente la oposición, si ese uso ya era legalmente exigible en dicho momento.
5ª. Respecto del procedimiento de renovación de registro se posibilita la adopción por la Administración de medidas que agilicen notablemente los trámites que deben observar los interesados, al poder disponer que, para los casos de renovación total de la marca, el pago de la tasa de renovación pueda considerarse que constituye una solicitud de renovación.
6ª. Derechos adquiridos: los derechos conferidos por la marca deben entenderse sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada.
7ª. Facultades del titular de la marca: como en la normativa anterior, pero con otra formulación, se otorga al titular de una marca la facultad de prohibir no solo los actos directos de violación de una marca, sino también los actos preparatorios para dicha violación.
Se otorga así mismo al titular de una marca registrada la facultad de ejercitar los derechos que le confiere la misma contra mercancías procedentes de terceros países, que aun no habiendo sido despachas a libre práctica, lleven un signo idéntico o virtualmente idéntico a dicha marca registrada. Este derecho decaerá si el titular de las mercancías o el declarante acreditasen que el titular de la marca registrada no tiene derecho a prohibir la puesta en el mercado de las mercancías en el país de destino final.
8ª. Límites del derecho de marca: este derecho no podrá invocarse para eximir a su titular de responder frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otros derechos de propiedad industrial o intelectual que tengan una fecha de prioridad anterior. Se consagra así lo señalado indirectamente en el apartado 1 del artículo 34 y se extiende este principio no solo respecto de las marcas anteriores, sino también respecto de cualquier otro derecho anterior.
9ª. Legitimación de los licenciatarios para entablar acciones de violación de marca: se establece el principio general de que el licenciatario precisa el consentimiento del titular de la marca para la incoación de acciones por violación de la marca objeto de licencia, sin embargo el licenciatario exclusivo estará facultado para incoar la acción si, habiendo requerido al titular a estos efectos, éste no hubiera iniciado la acción.
10ª. Causas de nulidad y caducidad de la marca: se otorga la competencia directa para su declaración a la Oficina Española de Patentes y Marcas. No obstante, se reconoce la posibilidad de plantear una pretensión de nulidad o caducidad en vía judicial por medio de una demanda reconvencional en el seno de una acción por violación de marca. Se regula detalladamente la legitimación y se establecen las líneas directrices del procedimiento administrativo de nulidad y de caducidad, sin perjuicio de su desarrollo por vía reglamentaria. En las solicitudes o acciones de nulidad se regula detalladamente la exigencia de la prueba de uso a instancia del titular de la marca posterior. Una vez declarada la caducidad de una marca registrada, los efectos de dicha declaración se retrotraen a la fecha de solicitud administrativa de caducidad o a la fecha de la demanda reconvencional. Al compartir la competencia para la declarar la nulidad y caducidad la Oficina Española de Patentes y Marcas (vía directa) y los Tribunales (vía reconvencional) se regula de forma especial los efectos de cosa juzgada y de firmeza de las resoluciones administrativas. Igualmente ha sido objeto de especial atención la litispendencia y la prejudicialidad así como la existencia de procedimientos administrativos previos de nulidad o caducidad, dadas las interferencias que pueden producirse entre los órganos administrativos y jurisdiccionales cuando existan pretensiones planteadas ante órganos diferentes en los que exista una conexión que condicione la resolución a adoptar.

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