Riesgo de confusión con marca notoria y renombrada

El litigio que da origen al recurso planteado tiene su origen en una demanda por lesión del derecho de marca de la demandante, que comercializa productos de bollería bajo las marcas “Donut” (registrada en 1962), “Donuts” (en 1972) y “Doghnuts” (en 1994), las dos primeras para identificar un bollo esponjoso y frito con forma de rosquilla, cubierto de azúcar o chocolate, y la tercera para comercializar otros productos de bollería. La demandada también se dedica a la bollería industrial y comercializa unas rosquillas semejantes bajo la denominación “doughnuts”, que es la que en inglés designa precisamente, no como marca sino en el lenguaje común, el bollo esponjoso y frito con forma de rosquilla y cubierto de azúcar o chocolate.
Al contestar a la demanda, la empresa demandada pidió su desestimación por el carácter genérico o meramente descriptivo del término “Doughnuts”, que designa el producto en sí y carece, por tanto, de aptitud para distinguir en el mercado su procedencia empresarial, oponiendo la nulidad de la marca “Doghnuts”, por su carencia de carácter distintivo y por producir un efecto de bloqueo en el mercado, al ser prácticamente idéntica a la palabra inglesa “doughnuts” con que en Estados Unidos se conoce el tipo de bollo o rosquilla comercializado por ambas partes. El núcleo del litigio es, por tanto, si la comercialización del producto hace inevitable denominarlo “doughnuts”, constituyendo por ello un límite al derecho de marca de la demandante y si, al registrar esta como marca (“Doghnuts”) bloqueó cualquier eventual comercialización de las rosquillas por una empresa distinta de ella misma.
A este respecto, se descarta la nulidad de la marca “Doghnuts” por no ser la palabra inglesa “doughnuts” un término genérico o descriptivo en España para los bollos o rosquillas de que se trata, ya que dicho término no se usa de forma generalizada en España para designar ese tipo de bollo o rosquilla. Esta conclusión se alcanza con base no solo en su falta de incorporación al diccionario de la Real Academia de la Lengua, sino también en que los diccionarios bilingües español/inglés tampoco la incorporan, en el bajísimo porcentaje de encuestados españoles que la conocen, todo ello acreditado mediante pruebas cuyo resultado no discute la parte recurrente, y, sobre todo, en que la denominación más común para identificar en España el producto es precisamente “donut”, vocablo también inglés, contracción de “doughnut”, registrado en su día como marca por la demandante con el resultado de un gran éxito comercial a lo largo de los años que, en este recurso, no se plantea ya como determinante de la caducidad de la marca por vulgarización.
Una vez descartada la nulidad de la marca “doghnuts”, se aprecia riesgo de confusión entre las marcas “Donut” o “Doghnuts” y la denominación “Doughnuts”, fundada en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la protección reforzada de las marcas notorias y renombradas y en el hecho del carácter renombrado del signo “Donut”, pues, si bien la comparación hecha sin referirla a los productos de bollería en forma de rosca dificulta la aplicación, cuando se refiere a dichos productos dicha asociación es inmediata. Así, aun admitiendo solo una cierta similitud fonética y gráfica y descartando la conceptual precisamente por no tener el término “Doughnuts” carácter descriptivo en España, la incorporación de esta palabra a la presentación o anuncio de los mismos productos es idónea para generar un riesgo de confusión.

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