Acción reivindicatoria sobre marca comunitaria

En una disputa entre cotitulares de una marca comunitaria, uno de ellos registra la marca ante la AOMI y el otro, que se califica como legítimo titular extra-registral, formula demanda de acción reivindicatoria con fundamento en el Reglamento de Marca Comunitaria (Rgto CE/207/2009 art.14.2 -marca de agente-) y en la Ley de Marcas española (LM art.2.2 -reivindicación-).
En primera instancia, se desestima la pretensión del demandante ya que conforme a la doctrina establecida por el Tribunal de Marcas, no cabe aplicar a la marca comunitaria el régimen general de reivindicación de la LM art.2.2, sino sólo el régimen del Rgto CE/207/2009 art.18.
Interpuesto recurso de apelación, la sentencia de la AP consideró, en cuanto a la acción reivindicatoria, que la norma nacional aplicable es la Ley de Marcas, en su art.2.
Para la resolución del recurso de casación, el TS estimó conveniente formular una petición de decisión prejudicial al TJUE, en los siguientes términos:
«¿Es compatible con el Derecho de la Unión y en concreto con el Reglamento (CE) Nº 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009 sobre la Marca Comunitaria, la reivindicación de una marca comunitaria por motivos diferentes a los recogidos en el artículo 18 del mencionado Reglamento, y en particular, conforme a los supuestos previstos en el art. 2.2 de la Ley de Marcas española, Ley 17/2001, de Marcas? ».
El TJUE resolvió la petición de decisión prejudicial en los siguientes términos:
«Los artículos 16 y 18 del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a la aplicación, respecto a una marca de la Unión Europea, de una disposición nacional, como la que es objeto del litigio principal, en virtud de la cual una persona perjudicada por el registro de una marca solicitado con fraude de sus derechos o con violación de una obligación legal o contractual puede reivindicar la propiedad de dicha marca, siempre y cuando la situación de que se trate no esté comprendida en los supuestos del artículo 18 de este Reglamento».
El motivo de casación presentado por la parte recurrente, aduce que se infringe el Reglamento comunitario (Rgto CE/207/2009 art.16), cuanto se aplica a una marca comunitaria una disposición de derecho nacional. Extender a la marca comunitaria una disposición nacional que permite la acción reivindicatoria más allá del supuesto del Rgto CE/207/2009 art.18 (marca del agente) puede afectar al mercado interior. Del mismo modo, no puede aplicarse una jurisprudencia sobre marca nacional a una marca comunitaria.
El TS tras la duda despejada por el TJUE en respuesta a la decisión prejudicial planteada, establece que los art.16 y 18 del Rgto CE/207/2009, interpretarse en el sentido de que no se oponen a la aplicación, respecto a una marca de la Unión Europea, de una disposición nacional, como la que es objeto del litigio principal, en virtud de la cual una persona perjudicada por el registro de una marca solicitado con fraude de sus derechos o con violación de una obligación legal o contractual puede reivindicar la propiedad de dicha marca, siempre y cuando la situación de que se trate no esté comprendida en los supuestos del artículo 18.
A la luz de este pronunciamiento del TJUE, debe considerarse que no ha habido infracción del art.16 del Rgto CE/207/2009, único extremo al que se ciñe el recurso de casación.

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